按:商標法第五十九條第三款規(guī)定，他人在先使用并有一定影響的商標，注冊商標專用權(quán)人無權(quán)禁止其在原有范圍內(nèi)繼續(xù)使用，但可以要求附加適當區(qū)別標識。本案系最高人民發(fā)布的2015年十大知識產(chǎn)權(quán)案例之一。本案對該條款的適用要件進行了充分的解析和梳理，對在先使用的時間點、有一定影響的判斷以及原有范圍等均做了詳細論述。本案判決對企業(yè)商標管理和商標運用具有積極的指導(dǎo)意義。
一、案情介紹
1、原告A公司訴被告B學(xué)校、被告C公司侵害商標權(quán)糾紛。
貴陽E學(xué)校于2001年10月18日申請注冊第1985953號“啟航學(xué)校Qihang School”商標，核定服務(wù)為第41類學(xué)校（教育）、教學(xué)、培訓(xùn)等（以下簡稱涉案商標）。該商標2003年4月7日核準注冊。
貴陽E學(xué)校自1998年2月起，在當?shù)亍顿F州都市報》等報刊雜志上以“啟航英語招生”等做廣告宣傳。A公司經(jīng)許可獨占在考研培訓(xùn)等領(lǐng)域使用涉案商標。B學(xué)校成立于1998年1月，B主要從事考研輔導(dǎo)。1998年9月至今，B學(xué)校編寫了各類考研書籍，多本圖書冠以“啟航考研”為標題。2000年3月起，B學(xué)校在《中國青年報》等報刊中登載各類考研輔導(dǎo)宣傳廣告，并列舉各類啟航考研輔導(dǎo)資料。B學(xué)校在辦公場所、宣傳資料、工作人員名片上都標注有“啟航教育”、“啟航考研”等標識。C公司成立于2003年8月，C公司在網(wǎng)站宣傳等經(jīng)營活動中使用“啟航考研”為B學(xué)校提供宣傳推廣，C公司官網(wǎng)中多處出現(xiàn)“啟航”、“啟航考研”、“啟航教育”等字樣。A公司指控B學(xué)校和C公司的上述行為侵害其涉案商標專用權(quán)，B學(xué)校主張先用權(quán)抗辯。
北京知識產(chǎn)權(quán)法院二審認為：在涉案商標申請日之前，B學(xué)校在考研服務(wù)上在先使用“啟航”商標，已實質(zhì)上產(chǎn)生了識別作用，符合“一定影響”要件；現(xiàn)有證據(jù)無法證明涉案商標注冊人先于B學(xué)校使用涉案商標，即便涉案商標注冊人先于B學(xué)校使用涉案商標，也不能證明B學(xué)校使用“啟航”商標存在過錯；“啟航考研”、“啟航及圖”、“啟航”、“啟航教育”均是對“啟航”商標的使用，符合“原有范圍”的要求，因此，B學(xué)校先用權(quán)抗辯成立。在B學(xué)校先用權(quán)抗辯成立的情況下，C公司使用“啟航考研”為B學(xué)校進行宣傳推廣的行為同樣不構(gòu)成侵權(quán)。
2、原告A公司訴被告D公司侵害商標權(quán)糾紛。
2015年7月23日，D公司法定代表人吳某智與B學(xué)校、C公司簽署《考研標準輔導(dǎo)合作協(xié)議書》，D公司作為加盟商，以“啟航考研廈門分校”名義從事考研培訓(xùn)，對外使用“啟航考研”等標識從事培訓(xùn)服務(wù)。A公司指控D公司的上述行為侵害其涉案商標專用權(quán)，并于2015年12月22日聘請呂盛律師作為A公司的代理律師代理此案。D公司不服一審判決提起上訴，2016年7月11日由呂盛律師作為被上訴人A公司代理律師代理此案二審。D公司主張其未提供培訓(xùn)服務(wù)，其僅僅是為B學(xué)校的培訓(xùn)活動進行宣傳推廣，B學(xué)校享有先用權(quán)，D公司不構(gòu)成侵權(quán)。
廈門市思明區(qū)人民法院一審、廈門市中級人民法院二審均認為，D公司不具有“啟航考研”、“啟航教育”、“啟航及圖”的在先使用權(quán)，構(gòu)成商標侵權(quán)，判決D公司立即停止使用包含“啟航考研”文字在內(nèi)的標識，賠償A公司15萬元。
二、律師點評
1、先用權(quán)抗辯的主體。
先用權(quán)抗辯的主體應(yīng)是“在先使用人”本人及在先已獲授權(quán)許可的“被許可使用人”。
2、把握條款中“該在先使用行為應(yīng)早于商標注冊人對商標的使用行為”要件時，不應(yīng)拘泥于條款本身關(guān)于時間點先后的字面用語，應(yīng)把在先使用是否出于善意作為重要的考量因素。
《商標法》貫徹誠實信用原則，保護公平競爭，平衡商標注冊人和在先使用人的利益，保護善意使用。《最高人民法院關(guān)于審理不正當競爭民事糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》第一條第二款規(guī)定，在不同地域范圍內(nèi)使用相同或者近似的知名商品的名稱、包裝、裝潢，在后使用者能夠證明其善意使用的，不構(gòu)成反不正當競爭法第五條第（二）項規(guī)定的不正當競爭行為。《不正當競爭法》所指的商品的名稱、包裝、裝潢實際上就是未注冊商標，對知名商品的名稱、包裝、裝潢的保護，受到了在后使用者主觀過錯的限制，只有惡意在后使用行為才可能構(gòu)成不正當競爭行為。
“該在先使用行為應(yīng)早于商標注冊人對商標的使用行為”，該要求的實質(zhì)是通過這個要件排除在先使用人具有惡意的情形。若在先使用人雖存在在先使用行為，但在先使用人對此并不知曉，且亦無其他證據(jù)證明在先使用人存在明知或者應(yīng)知商標注冊人對注冊商標的“申請意圖”卻仍在同一種或者類似商品或者服務(wù)使用相同或者相近似的商標等其他惡意情形的，不能僅因商標注冊人具有在先使用行為而否認先用權(quán)抗辯的成立。
3、把握“原使用范圍”要件時，商標在后使用行為的規(guī)模不受在先使用規(guī)模的限制。
“使用規(guī)模”指在先使用人自身的經(jīng)營規(guī)模，不包括商標注冊人商標注冊后在先使用人許可他人使用的情形。
《商標法》第五十九條第三款的目的在于保護已經(jīng)在市場上具有一定影響但未注冊的商標的所有人的利益，該保護應(yīng)是實質(zhì)性的，而非僅僅是一種無實際價值和意義的形式上的保護。如果對在后使用行為的使用規(guī)模進行限制，使得相當部分的經(jīng)營者難有繼續(xù)使用該商標的動機，相應(yīng)的，其已獲得的商譽難以延續(xù)，其基于商譽已獲得或可能獲得的利益將難以得到維護，將會在很大程度上消減《商標法》第五十九條第三款為在先使用人所提供的應(yīng)有的保護，使該條款失去本來要達到的目的。因此，對在后使用行為的使用規(guī)模不應(yīng)進行限制。
三、對企業(yè)商標管理和商標運用的指導(dǎo)意義
1、商標注冊要求前瞻性，商標越早注冊越好。一旦他人先用權(quán)抗辯成立，將導(dǎo)致商標注冊人不能擁有絕對的商標專用權(quán)（有瑕疵）。
2、商標先用權(quán)人在擴大經(jīng)營規(guī)模時要注意對“原有范圍”的準確把握。在涉案商標申請日后進行商標授權(quán)許可、加盟合作的行為，超出了“原有范圍”。商標先用權(quán)人可以采取分公司等分支機構(gòu)的形式擴大經(jīng)營規(guī)模。
